특허법상의 보정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례… | [변리사 1차] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[변리사 1차] 16년 1회차
특허법상의 보정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)
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특허법 제51조(보정각하)제1항이 규정하는 '청구항을 삭제하는 보정'의 경우에는 청구항을 한정ㆍ부가하는 보정 등 다른 경우와 달리 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 그와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차 지연의 문제가 생기지 않는다.
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보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유가 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 심사관은 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다.
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심사관이 특허출원의 보정에 대하여 각하결정을 한 후 보정 전의 특허출원에 대하여 거절결정을 하였고, 그에 대한 불복심판 절차에서 그 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 특허심판원의 심결이 있었던 경우, 심결취소소송에서 법원은 심사관 또는 심판관이 판단하지 않은 '보정 이후의 특허출원'에 대한 거절결정의 위법성을 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 수 있다.
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청구항을 삭제하는 보정을 하면서 삭제한 청구항을 직ㆍ간접적으로 인용하던 종속항에서 인용번호를 잘못 변경함으로써 기재불비가 발생한 경우에도 특허법 제51조(보정각하)의 청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에 포함된다.
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보정의 정도가 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 특허법 제140조(심판청구방식) 제2항에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 않는다.
해설
옳지 않은 것은 법원이 보정 이후의 특허출원에 대한 거절결정까지 스스로 심리하여 그것도 위법한 경우에만 심결을 취소할 수 있다는 서술이다.
보정각하결정이 위법하면 그에 기초하여 보정 전 출원을 대상으로 이루어진 거절결정과 이를 유지한 심결도 함께 위법하게 된다. 이때 심결취소소송을 심리하는 법원은 심사관ㆍ심판관이 판단한 바 없는 '보정 이후의 특허출원'에 대한 거절이유까지 더 나아가 심리할 필요 없이 곧바로 심결을 취소하여야 한다는 것이 판례이다.
청구항을 삭제하는 보정에서는 새로운 거절이유가 발생해도 심사 지연 등의 문제가 생기지 않는다는 것, 청구항 신설에 준하는 변경이 아닌 한 보정을 각하할 것이 아니라 새 거절이유를 통지하여 의견제출ㆍ보정 기회를 주어야 한다는 것, 삭제된 청구항을 인용하던 종속항의 인용번호 오기로 인한 기재불비도 청구항 삭제 보정에 따라 새로 발생한 거절이유에 포함된다는 것, 확인대상발명 설명서ㆍ도면의 불명확한 부분을 구체화하는 정도의 보정은 요지변경이 아니라는 것은 모두 옳은 설명이다.
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