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1[변리사 1차] 25년 1회차
특허법상 특허출원 명세서 기재요건에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)
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발명이 명확하게 적혀있는지 여부는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다.
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미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허줄원을 하려는 자는 특허법 제42조(특허출원) 제2항에 따른 명세서(특허출원서에 최초로 첨부한 명세서를 말한다)를 적을 때, 특허법 시행령 제2조(미생물의 기탁)제1항 본문에 따라 미생물을 기탁한 경우에는 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에서 부여받은 수탁번호를, 같은 항 단서에 따라 그 미생물을 기탁하지 않은 경우에는 그 미생물의 입수방법을 적어야 한다.
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발명의 설명에서의 기재 오류가 청구범위에 기재되어 있지 아니한 발명에 관한 것이거 나 청구범위에 기재된 발명의 실시를 위하여 필요한 사항 이외의 부분에 관한 것이어서 그 오류에도 불구하고 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 정확하게 이해하고 쉽게 재현할 수 있다면 특허법 제42조(특허출원)제3항제1호 위반이라고 할 수 없다.
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특허법 제42조(특허출원)제4항제1호가 규정하는 명세서 기재요건을 충족하는지 여부는, 발명의 설명이 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하고 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다.
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의약의 용도발명에 있어서 의약의 용도가 구성요소에 해당하므로 청구범위에는 의약용 도를 치료 대상 질병 또는 약효로 명확하게 기재해야 하는 것인 바, 통상의 기술자의 기술상식에 비추어 약리기전만으로 구체적인 의약으로서의 용도를 명확하게 파악할 수 있다고 하더라도 이것만으로는 청구범위가 명확히 기재된 것이 아니어서 특허법 제42조(특허출원)제4항제2호의 요건을 충족한 것이라고 볼 수 없다.
해설
통상의 기술자가 약리기전만으로 구체적인 의약으로서의 용도를 명확하게 파악할 수 있다면, 그것만으로도 특허법 제42조제4항제2호가 요구하는 명확성 요건을 충족한 것으로 볼 수 있다는 것이 판례의 태도다. 반드시 치료대상 질병이나 약효를 별도로 명시해야만 요건을 갖추는 것은 아니므로, 이것만으로는 요건을 충족한 것이 아니라는 서술이 옳지 않다.
나머지 설명은 명세서 기재요건에 관한 확립된 법리와 부합한다.
- 발명이 명확한지는 청구범위의 용어만으로 일률적으로 판단하지 않고, 발명의 설명·도면과 출원 당시 기술상식을 종합하여 개별적으로 판단한다.
- 미생물 관련 발명은 기탁한 경우 수탁번호를, 기탁하지 않은 경우 입수방법을 명세서에 적어야 한다.
- 청구범위에 기재되지 않은 발명이나 실시에 불필요한 부분의 기재 오류는, 통상의 기술자가 발명을 정확히 이해하고 재현할 수 있다면 기재불비로 보지 않는다.
- 제42조제4항제1호(청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것)의 충족 여부는, 발명의 설명이 쉽게 실시할 수 있도록 기재되었는지(이는 제42조제3항제1호의 별도 요건이다)에 의하여 판단해서는 안 된다.
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